一、案例来源
最高人民法院（2022）最高法民终312号民事判决书
二、案情简介
于1997年、1995年即已在中国注册并核定使用于第7、9、10、11类等商品或服务上（第7类包括“洗衣物机、洗衣和处理衣物的设备机器”等）的涉案“西门子”“SIEMENS”商标，由西门子股份公司（简称西门子公司）及西门子（中国）有限公司（简称西门子中国公司）享有专用权。经过长时间的积淀，已具有较高知名度，原国家工商行政管理总局商标局及法院在既往裁定或判决中均认定“西门子”中、英文商标在第9类、第11类商品上驰名。此外，西门子公司及西门子中国公司的字号“西门子”亦具有一定的影响，西门子公司曾被评为世界五百强企业；西门子品牌在全球最具价值品牌百强榜曾位于第35位；西门子滚筒洗衣机也曾取得诸多荣誉，在2006年市场占有率已达到第二。
宁波奇帅电器有限公司（简称奇帅公司）成立于2003年。奇帅公司在其生产、销售的洗衣机机身面板、产品外包装及相关宣传活动中使用了“上海西门子电器有限公司”“SIMBMC”“SiMBMC”标识。昆山新维创电器有限公司（简称新维创公司）向奇帅公司购进并销售了前述被诉侵权产品。
2017年8月，西门子公司及西门子中国公司以奇帅公司、新维创公司的行为侵害其商标专用权并构成不正当竞争为由诉至法院。江苏省高级人民法院一审认为奇帅公司、新维创公司的行为构成商标权侵权及不正当竞争，全额支持了西门子公司、西门子中国公司的诉讼请求。一审判决后，奇帅公司等不服，提起上诉。
三、最高人民法院裁判观点及理由
针对奇帅公司的行为是否侵犯西门子公司、西门子中国公司注册商标专用权以及是否构成不正当竞争此二问题，最高人民法院二审认为：
（一）奇帅公司在洗衣机机身面板显著位置上使用“上海西门子电器有限公司”，公众易将其作为区分商品来源的标识，应属商标性使用。结合查明的事实以及奇帅公司二审陈述，可见奇帅公司使用该标识的初衷亦系将该标识作为商标使用，而非企业名称使用；其次，前述标识使用在洗衣机机身上，与案涉商标“西门子”核定使用的第7类洗衣物机商品属同类商品；再次，“上海西门子电器有限公司”这一标识中，“上海”及“电器有限公司”均不具有显著性，而“西门子”具有较强显著性和识别性，与案涉商标“西门子”完全相同。因此，前述标识与“西门子”商标构成近似商标，该行为符合2013年修正的商标法第五十七条第二项规定的“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆”的情形，侵犯他人注册商标专用权。
（二）西门子公司及西门子中国公司的字号“西门子”已经有一定的影响，其企业名称也属于有一定影响的企业名称。由于西门子公司及西门子中国公司的企业名称及注册商标知名度较高，奇帅公司作为专业洗衣机生产厂家，应当知晓二公司的相关情况，在此情形下，其仍在洗衣机产品、产品外包装以及宣传活动中标注上海西门子电器有限公司的企业名称，主观上难谓善意。此外，由于该企业名称中的字号“西门子”与西门子公司、西门子中国公司的字号及其已注册的中文商标“西门子”均一致，容易使相关公众将被诉侵权产品误认为系西门子公司或西门子中国公司的产品，或误认为与西门子公司或西门子中国公司存在关联关系，故其行为符合2017年修订的反不正当竞争法第六条第二项、第四项的情形，构成不正当竞争。
四、律师分析
商标专用权与企业名称权两者均是经法定程序确认而取得的权利，分别受《中华人民共和国商标法》《企业名称登记管理规定》等相关规定的保护，二者在发生冲突时，原则上亦受相关规定中在先权利保护、诚实信用原则等的规制，如《商标法》第七条第一款规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”第九条第一款规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。” 第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”第四十五条规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”《实施办法》第三条规定：“企业名称的申报和使用应当坚持诚实信用，尊重在先合法权利，避免混淆。”第二十七条规定：“使用企业名称应当遵守法律法规规定，不得以模仿、混淆等方式侵犯他人在先合法权益。”
那么，倘若企业在进行生产经营的过程中由于未规范使用其企业名称导致与在先注册的商标之间发生冲突，在法律上会如何处理？
（一）行为将可能构成侵犯他人商标专用权
根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：“下列行为属于商标法第五十七条第（七）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：
（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；……。”
《商标侵权判断标准》第二十三条规定：“在同一种商品或者服务上，将企业名称中的字号突出使用，与他人注册商标相同的，属于商标法第五十七条第一项规定的商标侵权行为。在同一种或者类似商品或者服务上，将企业名称中的字号突出使用，与他人注册商标近似、容易导致混淆的，属于商标法第五十七条第二项规定的商标侵权行为。”
实践中人民法院主要会综合考量企业字号是否与他人注册商标相同或相似、使用过程中是否突出使用企业字号以形成商标性使用、是否在相同或相类似的商品上使用、主观是否善意、是否容易导致公众混淆等因素依据上述规定对未规范使用企业字号的行为作出侵犯商标专用权的认定，例如在（2021）最高法民再337号华润（集团）有限公司、华润知识产权管理有限公司等侵害商标权纠纷一案中，最高人民法院再审认为：1.三被申请人在其店铺招牌、店面装潢、商品吊牌及相关宣传材料上使用了被诉侵权标识“华润灯饰”字样，其显著识别部分为“华润”，该标识字体较大、位置显著突出，能够起到指示商品及服务来源的作用，构成商标性使用。2.三被申请人经销各种品牌的灯具、灯饰商品，其经营范围为灯具批发、零售，该服务与华润知识产权公司注册商标核定使用的第35类“推销（替他人）”服务在服务目的、内容、方式及服务对象等方面存在较大关联，二者构成类似服务。3.被诉侵权标识的显著识别部分“华润”文字，与第776090号“华润”商标及第3843561号“华润万家”商标的显著识别部分在文字构成、呼叫等方面相同或近似，构成近似商标。4.在三被申请人注册成立之前，华润集团的“华润”品牌已为相关公众广泛知晓，“华润”系列商标在超市行业亦具有较高知名度。在上述情况下，三被申请人作为从事商品销售的主体，仍突出使用与涉案商标相同或近似的标识。5.三被申请人使用“华润灯饰”标识的行为，容易造成相关公众对其服务来源产生混淆或误认，构成对华润知识产权公司第776090号“华润”及第3843561号“华润万家”商标专用权的侵害，符合商标法第五十七条第二项规定的情形。
（二）行为将可能构成不正当竞争
《中华人民共和国商标法》第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”
《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条规定：“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：……；（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；……；（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。”
实践中，法院主要会从侵权人主观上是否有攀附他人商誉的故意（即主观上是否善意）、行为客观上是否足以误导公众等方面来综合判断相关行为是否构成不正当竞争。例如在（2018）最高法民再428号和睦家医疗管理咨询（北京）有限公司、福州和睦佳妇产医院侵害商标权纠纷一案中，再审法院认为“和睦家”作为第4182278号商标的主要识别部分以及和睦家公司的企业字号，长期使用在医疗服务上；综合考虑在福州和睦佳成立即2011年4月之前，在北京、上海、天津、广州等地已经有7家使用“和睦家”字号的医疗机构陆续成立，“和睦家”系列医疗机构做了大量广告宣传，全国或者地方发行的报纸期刊等也对“和睦家”系列医疗机构作了不少宣传报道，相关医疗机构的年度营业收入达到一定规模等事实，可以认定和睦家公司请求保护的“和睦家”在福州和睦佳成立之前具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉。此外，福州和睦佳成立晚于和睦家公司的多家“和睦家”医疗机构，其作为同业竞争者，在2011年设立之时应当知晓“和睦家”的知名度，仍将与“和睦家”呼叫完全相同、用字基本一致的“和睦佳”作为医疗服务企业的字号，其主观上具有攀附和睦家公司商誉的故意，客观上也易造成相关公众的混淆误认，并且这种混淆误认无论其是否突出使用“和睦佳”均难以避免。故福州和睦佳使用“和睦佳”作为企业字号的行为已构成反不正当竞争法所指的擅自使用他人企业名称、引人误认的不正当竞争行为。
五、律师建议
综上，为了避免企业在生产经营过程中遇到企业字号与在先注册且核定使用范围又与企业经营范围相同或相类似的商标发生冲突进而阻碍企业发展的情况发生，建议拟设立企业者在企业设立之前可以先通过中国商标网（wcjs.sbj.cnipa.gov.cn）查询是否存在与拟申请的企业字号相同或相似且核定使用范围与拟经营范围相同或相似的商标存在，如若存在，则尽可能采用能与其相区分，不足以使社会公众产生误认的企业字号。在规范申请、使用企业名称的前提下，及时将自己的企业字号注册为商标予以保护，对侵犯自身企业名称权、商标权的行为积极行权制止，禁止他人“搭便车”，才能保障企业成功孵化属于自己的品牌并尽收属于自身品牌所带来的经济效益结晶，在行业中站稳脚跟，做百年企业。
转载自福建英合律师事务所 施超群